摘要:近期,和睿律师事务所(Concord & Sage PC)知识产权团队在一起美国联邦地区法院专利侵权诉讼中代理一起1V1专利侵权案件的被告,接连取得两项程序性胜利:原告申请的临时限制令(TRO)未获法院批准;原告随后申请的初步禁令(PI)经听证后被法院驳回。与此同时,和睿团队在客户被起诉的三个周内迅速完成布局,在美国专利商标局专利审判与上诉委员会(PTAB)发起反击,推进针对涉案专利的授权后复审(PGR),形成联邦法院诉讼与专利有效性挑战两线并进的格局。
一、案件背景
原告是一家知名美国消费品牌企业,持有与涉案产品相关的美国专利。被告(本所客户)系亚马逊头部大卖,相关产品常年热销、营收规模数十亿。原告起诉后,先后打出TRO、PI两记"禁令重拳",试图在案件早期即冻结被告经营、迫使和解。
对跨境电商卖家来说,TRO和PI是美国专利诉讼中最有压迫力的程序。禁令一旦获准,产品下架、资金冻结会直接冲击经营,卖家往往被迫在不利条件下和解。禁令阶段的攻防,很大程度上决定了整个案件的走向。
二、第一回合:原告的单向TRO被迫撤回
接受委托后,和睿团队没有把战场局限在联邦法院,而是三个周内迅速在USPTO的PTAB提起PGR,直指涉案专利的有效性。
这一布局在应对TRO中迅速见效:和睿团队将PGR已提起的事实告知法院后,原告在庭审中主动撤回了TRO申请。被告的经营得以不受影响地继续。
为什么PGR能打掉单向TRO?
单向能否获准,核心要件之一是原告须证明"胜诉可能性"(likelihood of success on the merits)。一旦涉案专利的有效性在PTAB被正式挑战,原告"专利有效且被侵权"的叙事根基即被动摇,单向突袭的TRO胜算大打折扣。PGR由此成为被告手中的战略性"杀手锏"。
三、第二回合:PI申请经听证后被法院驳回
原告随后提出PI申请,并附专家声明支持其侵权主张。听证前一天,在我方提交针对PI申请的反对意见(Opposition to PI Motion)之后,对方突击提交了一份全新的专家证词。更关键的是:对方作为动议方(moving party),本有充足时间一次性提交完整专家证词,却前后分两次、分别就"侵权"(infringement)与"有效性"(validity)提交了两份证词——这种"分批突袭"的做法,实质剥夺了我方公平质证与回应的机会。和睿团队当即以程序不公为由发起motion to strike, 请求法院排除该专家证词,获得法院支持。转折点出现在庭审现场:对方律师当庭承认,没有这份被排除的专家证词,其已无法继续推进PI动议。
几天后,法院下达正式书面命令:驳回原告的PI申请。对方为准备专家证词投入不菲,最终却被法院排除——程序战的代价,全部由原告自行承担。
四、第二战场:PTAB的PGR程序
联邦法院战线告捷的同时,第二战场已经打响:和睿团队在USPTO提起的PGR已进入程序,原告律师已发起请求,要求USPTO局长行使裁量权拒绝立案(discretionary denial),和睿团队正在撰写Opposition予以反驳。下一个重要节点是PGR的立案决定(institution decision)。
一旦PGR立案,涉案专利的有效性将在PTAB接受实质审查——这不仅直接威胁原告专利权的存续,也将持续压制其在联邦法院的"胜诉可能性"主张。
五、从防守转为进攻
和睿团队已代表客户提交答辩(Answer),并同步提起不侵权(non-infringement)与专利无效(invalidity)反诉,将战线从单纯的禁令防御推进至实体反攻。
六、和睿评述
本案在联邦法院的程序由本所高级合伙人何文钢律师、管理合伙人李钦律师、资深律师华智崴、顾问律师Steve Moore等律师团队代理。
本案在PTAB的程序由本所专利总监刘汉辰团队代理。
何文钢律师评注:
专利诉讼中,TRO和PI是原告最锋利的两把刀,也是"以打促谈"的主要筹码。在案件早期阶段打掉禁令,等于拆掉了对方逼和的核心杠杆。本案两次程序性胜利的关键,在于"双线作战"的布局思维:联邦法院的禁令攻防与USPTO的专利有效性挑战,看似两个战场,实则相互赋能——PGR动摇的是原告整个诉讼的根基。
对跨境电商企业而言,本案的启示是直接的:面对美国专利诉讼,被动应诉、等待判决是最昂贵的选择。在具备事实与法律基础的情况下,应当像本案一样,把"胜诉可能性"和"专利有效性"两个战场同时点燃,用程序工具为自己争取时间、空间和谈判筹码。
美国和睿(Concord & Sage)律师事务所将继续推进本案后续联邦诉讼及PTAB程序,坚定维护客户在美国市场的合法权益。
说明:本文基于公开诉讼文件及经授权的案件事实整理,已对客户信息作匿名化处理,仅供案例交流,不构成针对任何具体事项的法律意见。案件结果取决于个案事实、证据与程序进展。